(한태근의 상표이야기) Champion 분쟁

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(한태근의 상표이야기) Champion 분쟁

한변리사 0 03.11


국내 ‘챔피온’ 상표와 로고는 의류와 신발 상표권자가 다르다. 즉 의류와 신발에 대해서 서로 다른 권리자가 아래와 같이 각각 상표권을 가지고 있다. (아래 건 이외에도 여러 건이 있지만, 대표적인 건만 정리함).



위 표에서 볼 수 있듯이 의류와 신발은 동일한 상품류, 즉 제25류에 속한다. 그럼에도 불구하고 의류와 신발에 대해서 위와 같이 권리자가 나뉘게 된 것은 기본적으로 특허청 심사기준은 의류와 신발을 서로 유사한 상품으로 규정해 놓고 있지 않기 때문이다. 따라서 비록 동일 또는 유사한 표장(mark)이라 하더라도 의류와 신발에 대해서 서로 다른 회사가 각각 상표권을 가질 수가 있게 된다. 그래서 HBI와 국내 A사는 의류와 신발에 대해서 아래와 같이 각각 사용해 왔다. 


이렇게 양 상표가 서로 공존하면서 사용되어 왔는데 2018년 A사가 출시했던 신발에 유사 상표가 표시되면서 문제가 촉발되었다. (사진 참조)


A사의 제품에 표시되었던 상표 중 HBI가 오랜 기간 사용해왔던 상표와 유사하여 국내 소비자들로 하여금 혼동을 일으킬 여지가 있었기 때문이다.


상표권자는 자신이 등록받은 상표를 상품에 독점적으로 사용할 수 있다. 따라서 상표권자가 등록받은 상표에 무효사유가 없는 한 자신이 등록받은 상표를 사용하는 경우에는 아무런 법적 문제가 발생되지 않는다.


그러나 상표권자가 1)고의로 2)등록받은 그 상표를 사용하는 것이 아니라 이와 유사한 상표를 사용함으로써 3)타인의 상품과 혼동을 일으키게 한 경우 상표권자는 페널티를 받게 되는데 이 패널티 중에 하나가 바로 상표권자의 상표등록이 취소되는 것이다.


즉 상표권자라 하더라도 자신의 상표를 사용하는데 있어서 타인의 상표와 혼동되지 않게 주의를 다 하라는 취지이며 만약 그러한 주의를 다 하지 않을 경우 상표등록을 취소시키는 페널티를 부과하는 것이다.


본 사안의 경우 A사에서 등록한 상표와 실제 사용한 상표와 다르고 실제 사용한 상표는 HBI의 실사용 상표와 색채를 동일하게 함으로써 문제가 된 것이다.


HBI는 A사의 등록상표들에 대하여 상표등록을 취소시켜달라는 심판을 2018년 10월에 청구하였고 이를 심리한 특허심판원은 A사의 등록상표들의 등록을 취소한다고 2019년 12월에 심결했다. 이 심결에 대해 A사는 특허심판원의 심결이 잘못되었음을 이유로 특허법원에 심결 취소를 구하는 소송을 현재 제기한 상태이지만 어려운 싸움이 예상된다.



상표이야기를 연재하는 한태근 변리사는 무려 서울대학교에서 식품공학을 전공했으나 술이 싫다며 식품을 버리고 법을 공부해 변리사가 됐습니다. 한 변리사는 상표 및 지적재산권과 관련해 여러 가지 업무에 관여하고 있으며 현재 강한국제특허법률사무소의 대표 변리사로 일하고 있습니다.
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