지난 글에서 설명하였지만, 우리 상표법은 출원된 상표가 아래 7가지에 해당하지 아니하면 모두 식별력 있는 상표로 본다.

1. 그 상품의 보통 명칭 상표 (보통명칭상표)
2. 그 상품에 대하여 관행적으로 사용하는 상표 (관용상표)
3. 그 상품의 성질을 표기하는 상표 (성질표시상표)
4. 현저한 지리적 명칭 상표
5. 흔히 있는 성/명칭 상표
6. 간단하고 흔한 상표
7. 기타 식별력 없는 상표

그러면 어느 경우가 위 7가지에 해당하는 것일까? 성질표시상표와 관련된 사례를 하나 살펴보자.

1. TOPTEN 탑텐 (25류 의류)

위 상표를 심사한 심사관은 다음과 같은 이유로 상표등록을 거절하였다.

“이 출원상표는 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때 일반수요자들이 ‘상위 10위’등의 뜻으로 인식할 가능성이 높으므로, 그 지정상품인 의류, 신발류 등과 관련하여 볼 때 그 품질이‘상위 10위’내에 들 정도로 품질이 우수하다는 등의 의미를 직감케 하여 지정상품의 성질(품질)을 보통으로 표시한 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하며, 또한 일반적으로 쓰이는 구어, 표어, 유행어 등에 해당하여 일반수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록을 받을 수 없습니다”

만약 상표가 NUMBER ONE이라고 하면 ‘최고’라는 뜻을 가지고 있으므로, 이 상표는 품질의 우수성을 나타내는 성질표시상표에 해당함이 명백하다. 그런데 TOPTEN까지 그러할까? 심사관은 그렇다고 보았다. 즉, TOPTEN은 ‘상위’를 의미하는 ‘TOP’과 ‘10’을 의미하는 ‘TEN’이 결합된 단어이므로 “상위 10위”라는 의미이며, 이는 지정상품 의류와 관련하여 해석해 볼 때, ‘상위 10위 내에 들 정도로 좋은 옷’이라는 의미로 해석되므로, 출원상표 TOPTEN을 제품의 성질(품질의 우수성)을 표현하는 성질표시상표로 보았다. 동의할 수 있을까?

동의하기는 어려울 것이다. 이에 출원인은 특허심판원에 심사관의 거절결정이 부당함을 이유로 심판을 청구하였고, 특허심판원은 다음과 같이 판단하였다.
 
“일반 수요자들이 위 단어를 보고 음반 판매량이 10위 내 또는 ㅇㅇㅇ명(팀) 중에 10위권 내에 들었다고 인식할 것이지, 이 사건 출원상표의 지정상품인 “의류, 가방” 등이 상위 10위권 내에 들었다는 의미로는 좀처럼 인식하지 아니할 것 (중략) 일반 수요자가 “TOPTEN(탑텐)”을 보고 의류 또는 가방의 품질 등에 관한 단순한 암시를 넘어서 예컨대 “최고의 의류 또는 가방”과 같이 이 사건 출원상표의 지정상품의 품질 등에 관련된 구체적인 관념을 직감한다고 보기는 어렵다”

결론적으로 TOPTEN은 식별력이 있다고 인정받았다. 그렇지만 식별력이 있다고인정받기 위해서 심판이라는 절차까지 진행해야 했다. 위의 경우처럼 어떤 상표가 식별력이 있는지 없는지는 판단하기 어려운 부분이 있다. 아래 사례들은 이러한 어려움을 잘 보여준다.

2. HEAT TECH (25류 의류, 등록)  vs  COOL TECH (25류 의류, 거절)
 
HEAT TECH은 의류에 대하여 식별력이 있는 것으로 인정되어 상표등록을 받았다. 반면 동일한 단어 구조인 COOL TECH은 성질표시상표에 해당함을 이유로 거절되었다. 왜 COOL TECH은 등록이 안 되는 것이고, HEAT TECH은 되는 것일까? HEAT TECH이 유명해서 그런 것일까? 개인적인 의견으로는 HEAT TECH도 성질표시상표에 해당한다 할 것이다.

3. GOLD LABEL (25류 의류, 등록)  vs  BLACK LABEL (25류 의류, 거절)

남성정장에 대하여 GOLD LABEL은 등록을 받았지만, 동종 상품에 대하여 출원한 BLACK LABEL은 식별력이 없다는 이유로 거절되었다. 왜 이러한 차이가 나는 것일까? 굳이 그 이유를 찾아 보자면, GOLD LABEL은 2009년에 출원되어 2010년에 등록이 된 반면, BLACK LABEL은 2014년에 출원되었기 때문에 이런 차이가 발생할 수 있다. 2009년 당시에는 골드라벨, 블랙라벨 등의 용어가 의류에 등급 표시로 많이 사용되지 않았지만, 시간이 어느 정도 흐린 2014년에는 업계에서 많이 사용하고 있었기 때문에 2014년에는 이들 단어들을 식별력이 없는 상표로 보았을 수도 있다. 이렇듯 식별력이 있는지 여부는 상표가 언제 출원이 되었느냐에 따라서 그 결과가 달라질 수 있다.

4. BLACK LABEL (28류 게임기, 등록)  vs BLACK LABEL (25류 의류, 거절)

동일한 단어인데 한 상표는 등록이 되었고, 다른 상표는 거절이 되었다. 차이점은 상품이다. 의류 업계에서는 블랙라벨, 골드라벨 등이 의류의 등급 표시로 사용되는 경우가 일반적이지만, 게임기에서는 이러한 등급 표시가 사용되는 경우가 거의 없기 때문에 상품의 성질 표시로 보지 않은 것이다. 즉, 상품의 성질표시는 출원된 상품이 무엇인지에 따라 결정된다.

5. ANTARCTICA (32류 과실액, 거절)  vs  ANTARCTICA (32류 과일음료, 등록) 

동일 상표가 동종 상품에 출원되었는데 1건(1996년 출원)은 식별력이 없다는 이유로 거절되었고 1건(2011년 출원)은 등록이 되었다. 심지어 이 두 상표는 출원인도 동일한데, 이런 모순된 결과가 나왔다. 물론 식별력이 없는 상표라도 사용에 의하여 식별력을 추후 취득한 경우에는 등록이 될 수 있지만, 본 건은 그러한 케이스에 해당하는 것은 아니다. 심사관마다 보는 견해가 다르기에 식별력 있는지의 여부에 대한 판단도 달라지는 것이다.

이렇듯 상표가 식별력 있는지 여부에 대한 판단은 상품에 따라, 시기에 따라, 그리고 판단하는 주체에 따라 다르다. 그리고 이는 상표의 침해여부 판단시 중요하게 작용하는 부분이다(이 부분에 대해서는 추후 설명하고자 한다).

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